I. L’Office européen des brevets (OEB) agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale (ISA) au sens du chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (PCT), conformément à un accord conclu entre l’Organisation européenne des brevets et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la base de l’article 154 CBE et de l’article 16 PCT. Cet accord (ci-après dénommé l’accord) a été conclu le 7 octobre 1987, et il est entré en vigueur le 1er janvier 1988 (JO OEB 1987, 515). Il diffère peu de la version antérieure en date du 11 avril 1978.

II. Les divisions de la recherche de l’OEB à son département de La Haye sont chargées de l’exécution de la recherche internationale et de l’établissement du rapport de recherche internationale, visés aux articles 15 à 18 PCT. Conformément à l’article 154(3) CBE, les chambres de recours de l’OEB sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants à l’encontre de la fixation de taxes additionnelles par l’Office européen des brevets, c’est-à-dire par les divisions de la recherche, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, lettre a) PCT dans le cas où – à ce qu’il a été allégué – il n’a pas été satisfait à l’exigence d’unité de l’invention. Les chambres de recours agissent ainsi en qualité d’instance spéciale de l’administration chargée de la recherche internationale visée à la règle 40.2.c) PCT.

III. En vertu de l’article 3.4) iii) PCT, une demande internationale doit satisfaire à “l’exigence prescrite d’unité de l’invention”, ce qui signifie, comme indiqué à la règle 13.1 PCT, que la demande ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général. Les taxes normales de recherche (et d’examen préliminaire) pour des demandes internationales (règles 16.1.a) et 58.1.a) PCT) ont été fixées en partant du principe que les demandes sont limitées en conséquence.

Si tel n’est pas le cas, des taxes additionnelles peuvent être perçues pour chaque invention en sus de la première (articles 17.3)a) et 34.3)a) PCT).

IV. Ni le PCT lui-même, ni son règlement d’exécution ne comportent de dispositions indiquant comment déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l’exigence prescrite d’unité de l’invention. Néanmoins, dans les directives concernant la recherche internationale selon le PCT arrêtées par le Comité intérimaire de coopération technique lors de sa 7e session tenue à Genève en octobre 1977 (PCT/INT/5), il est affirmé notamment que l’absence d’unité d’invention peut soit se manifester directement “a priori”, c’est-à-dire avant même que l’on n’ait comparé les revendications avec l’état de la technique, soit ne devenir apparente qu'”a posteriori”, c’est-à-dire après que l’on a considéré l’état de la technique. Cette dernière situation est illustrée dans les Directives par l’exemple suivant : un document découvert au cours de la recherche internationale permet de constater le manque de nouveauté d’une revendication principale, laissant deux ou plusieurs revendications dépendantes sans concept inventif général (chapitre VII, paragraphe 9). En vertu de l’article 2 de l’accord visé au point I ci-dessus, l’OEB se conforme à ces Directives pour procéder à la recherche internationale.

V. En ce qui concerne l’orientation de la recherche internationale, il est stipulé à la règle 33.3 PCT que la recherche s’effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins (s’il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif que visent les revendications. Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments que visent les revendications ou qu’elles pourraient viser, à ce qu’on peut raisonnablement penser, une fois ces revendications modifiées.

VI. Dans la décision W 03/88 du 8 novembre 1988, la chambre de recours technique 3.3.1 a noté que l’ISA, ne serait-ce qu’à titre préliminaire, examine de nombreuses demandes quant à la nouveauté et l’activité inventive, se prononçant ensuite sur l’unité de l’invention à la lumière d’un tel examen (“a posteriori”). Elle a estimé que cette pratique va à l’encontre des obligations et des compétences de l’ISA découlant du PCT. Dans les motifs de sa décision, la chambre, établissant une nette distinction entre les obligations de l’ISA découlant du chapitre I du PCT et celles de l’administration chargée de l’examen préliminaire international (IPEA) au titre du chapitre II du PCT, a constaté qu’en fait, l’existence du chapitre II dans le PCT prouve la non-compétence de l’ISA en matière d’examen de la nouveauté et de l’activité inventive. Elle a également affirmé que la tâche de l’ISA traitant une demande internationale, telle qu’exposée à l’article 17 PCT, consiste uniquement à effectuer la recherche internationale et à établir un rapport de recherche. La chambre a en outre estimé que l’exigence d’unité de l’invention énoncée à la règle 13 PCT correspond à une nécessité de procédure concernant l’exécution de la recherche internationale conformément à l’article 17 PCT, à la seule fin que l’état de la technique pertinent pour la recherche, tel que le définit la règle 33 PCT, ne dépasse pas le domaine de ce que l’on peut raisonnablement considérer comme ne formant qu’un seul concept inventif général. Ce concept a été interprété par la chambre de la manière suivante (point 6 des motifs de la décision) :

“L’expression “un seul concept inventif général” (c’est la chambre qui souligne), qui figure à la règle 13.1 PCT, peut être mal interprétée à première vue, en laissant penser qu’il y a lieu de procéder à un examen quant à la nouveauté et à l’activité inventive. La chambre estime, toutefois que, dans ce contexte, il faut attribuer au terme “inventif” le sens de “présenté comme étant inventif” ; autrement dit, ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention, quels que soient en réalité l’état de la technique et, par conséquent, l’invention (éventuellement) brevetable. Cela signifie que le “concept inventif général” au sens de la règle 13.1 PCT n’est rien d’autre que le concept général de ce que le déposant revendique en toute subjectivité comme étant son invention.”

Dans la décision W 03/88, il n’était pas fait référence aux Directives selon le PCT mentionnées au point IV ci-dessus.

VII. Dans la décision W 44/88 du 31 mai 1989, la chambre de recours technique 3.4.1 a adopté un point de vue différent en ce qui concerne la question de savoir comment il convient de déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l’exigence d’unité de l’invention. La chambre est parvenue à la conclusion que l’ISA a, en vertu des dispositions du PCT et de son règlement d’exécution, le pouvoir et l’obligation d’examiner s’il est satisfait à cette exigence, aussi bien “a posteriori” qu'”a priori”. En outre, elle a estimé qu’en tant qu’ISA, l’OEB doit s’en tenir aux Directives selon le PCT, à moins qu’elles ne soient en contradiction avec le PCT ou son règlement d’exécution, ce qui, de l’avis de la chambre, n’était pas le cas en l’espèce.

Dans les motifs de la décision, il était souligné que le fait d’examiner si une demande internationale satisfait ou non à l’exigence d’unité de l’invention a une incidence directe sur l’étendue de la recherche à exécuter.

VIII. Dans la décision W 35/88 du 7 juin 1989, la chambre de recours technique 3.5.1, se référant en particulier aux Directives selon le PCT en liaison avec l’article 17.3)a) et la règle 13.1 PCT, est parvenue à la même conclusion que la chambre 3.4.1 en ce qui concerne l’examen “a posteriori” par l’ISA de l’exigence d’unité de l’invention.

IX. Dans la décision W 12/89 du 29 juin 1989, la chambre de recours 3.3.1, saisie d’une autre réserve formulée en application de la règle 40.2.c) PCT, a examiné la situation juridique, eu égard au fait que les chambres 3.4.1 et 3.5.1 refusaient de suivre la décision W 03/88. Elle a déclaré qu’elle n’était pas convaincue par le raisonnement développé dans les décisions W 44/88 et W 35/88 et que ni l’accord ni les Directives selon le PCT ne sauraient porter atteinte à l’obligation première de l’ISA et des chambres de recours, à savoir appliquer le droit tel qu’il est exposé dans le PCT, en l’interprétant de façon correcte. Aussi, dans l’affaire qui lui était à présent soumise, la chambre 3.3.1 a-t-elle préféré statuer en se conformant à sa décision antérieure W 03/88. Toutefois, ayant constaté à l’évidence qu’au sein des chambres de recours, il n’existait pas d’application uniforme du droit en ce qui concerne les attributions et obligations de l’ISA au titre de l’article 17.3)a) PCT et que cet état de choses n’était pas satisfaisant, la chambre de recours 3.3.1 a décidé, en application de l’article 112(1)a) CBE, de soumettre à la Grande Chambre de recours les trois questions suivantes (affaire G 1/89) :

1. L’administration chargée de la recherche internationale est-elle compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l’angle de la nouveauté ou de l’activité inventive lorsqu’elle détermine, en vertu de l’article 17.3)a) PCT, si la demande satisfait à l’exigence d’unité de l’invention énoncée à la règle 13.1 PCT ?

2. A supposer que l’administration chargée de la recherche internationale ait effectivement cette compétence, dans quelles circonstances est-elle tenue de procéder à un tel examen quant au fond ?

3. L’accord “en date du 1er janvier 1988” entre l’OEB et l’OMPI a-t-il un effet obligatoire envers l’OEB agissant en qualité d’administration chargée de la recherche internationale ainsi qu’envers les chambres de recours de l’OEB ?

X. Par une lettre en date du 3 août 1989, le Président de l’OEB, ayant constaté les divergences d’opinion entre les chambres de recours 3.3.1 (décision W 03/88) et 3.4.1 (décision W 44/88) exposées aux points VI et VII ci-dessus, a demandé à la Grande Chambre de recours, en application de l’article 112(1)b) CBE, de donner son avis sur la question suivante : lorsque l’OEB en agit en qualité d’ISA, peut-il, en vertu de l’article 17.3)a) PCT, demander le paiement d’une taxe de recherche additionnelle lorsqu’il est considéré “a posteriori” que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention ? (affaire G 2/89).

XI. Dans une note explicative annexée à la lettre du Président, la Grande Chambre de recours était informée qu’en 1988, l’OEB avait exécuté 7 655 recherches internationales et que dans 230 cas, des objections avaient été soulevées au titre de l’absence d’unité de l’invention. Bien qu’il n’existe aucune statistique, il a été admis que dans quelque 30 à 40 de ces 230 cas, les objections avaient été soulevées “a posteriori”. A propos de la décision W 03/88, il était formulé dans cette note les observations suivantes, entre autres :

“L’argument essentiel avancé par la chambre de recours 3.3.1 dans la décision W 03/88 est que dans l’expression “un seul concept inventif général” figurant à la règle 13.1 PCT, le terme “inventif” doit être interprété comme signifiant “présenté comme étant inventif”, autrement dit ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention.

Il convient d’observer ici que la distinction qui est souvent établie entre une absence d’unité constatée a priori et une absence d’unité constatée a posteriori est essentiellement artificielle dans la mesure où la limite entre ces deux notions est floue. L’absence d’unité est constatée a priori sur la base des connaissances générales de l’homme du métier, et elle est constatée a posteriori à partir des connaissances tirées d’un document particulier de l’état de la technique. Toutefois, entre les connaissances générales et les connaissances particulières, il n’y a qu’une différence de degré.

Le fondement de la décision pose problème dans la mesure où celle-ci préconise effectivement l’abandon d’un critère objectif d’appréciation de l’unité de l’invention au profit d’un critère subjectif. En outre, elle conduit à demander à l’ISA d’exécuter une recherche portant en réalité sur deux ou plusieurs inventions, simplement parce que le déposant prétend qu’il n’y en a qu’une. Pour une telle prestation, l’ISA ne perçoit qu’une taxe de recherche. Même si ultérieurement, lors de la procédure de délivrance, il est constaté qu’il y a effectivement plus d’une invention, il peut fort bien arriver que l’ISA ne parvienne toujours pas à récupérer la taxe de recherche si le déposant, par exemple, abandonne par la suite l'(les) invention(s) supplémentaire(s).

Par ailleurs, le déposant ne subit aucune perte de droits s’il décide de ne pas acquitter de taxe de recherche additionnelle à l’invitation de l’ISA. Il est vrai que les offices désignés sont habilités à considérer comme retiré tout élément n’ayant pas fait l’objet d’une recherche par suite du non-paiement de taxes de recherche additionnelles ; toutefois, ils sont tenus d’offrir au déposant la possibilité d’éviter cette conséquence juridique (si tant est qu’elle est prévue par la législation nationale) par le paiement d’une taxe particulière (article 17.3) PCT, cf. règle 104ter(3) CBE).”

XII. Le 14 septembre 1989, la Grande Chambre, considérant que les questions de droit qui lui avaient été soumises dans l’affaire G 1/89 et l’affaire G 2/89 étaient similaires, a décidé d’examiner ces questions au cours d’une procédure commune, conformément à l’article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

XIII. Dans une notification en date du 9 octobre 1989, l’Office a informé le déposant dans l’affaire G 1/89 (W 12/89) de l’initiative prise par le Président de l’OEB dans l’affaire G 2/89, et lui a donné la possibilité de présenter dans un délai de trois mois, s’il le souhaitait, ses observations sur les questions soumises à la Grande Chambre. Or, aucune observation n’a été reçue par la Grande Chambre.

Motifs de l’avis

1. C’est la première fois que la Grande Chambre doit examiner une question ayant trait aux activités spéciales des chambres de recours visées à l’article 154(3) CBE, à savoir les décisions concernant les réserves formulées à l’encontre de la fixation de taxes additionnelles de recherche en vertu de l’article 17, paragraphe 3, lettre a) du PCT. Etant donné que ces activités sont régies en principe par les dispositions du PCT et ne concernent pas l’application de la CBE, la Grande Chambre a examiné d’office si elle était compétente en vertu de l’article 112 CBE pour statuer et donner son avis sur de telles questions. A cet égard, il convient de noter que, d’après l’article 150(2) CBE, les dispositions du PCT, et, à titre complémentaire, celles de la CBE sont applicables lorsqu’une demande internationale fait l’objet d’une procédure devant l’OEB. Les dispositions de la CBE concernant la Grande Chambre n’ont pas d’équivalent dans le PCT. La saisine de la Grande Chambre a essentiellement pour but d’assurer une application uniforme du droit, qui est bien entendu tout aussi importante pour le PCT que pour la CBE. Dans la mesure où les chambres de recours de l’OEB sont compétentes pour l’application du PCT, il est donc justifié et tout à fait conforme aux intérêts des déposants empruntant la voie du PCT que la Grande Chambre soit saisie, conformément à l’article 112 CBE, de questions relatives à cette application. En conséquence, la Grande Chambre est compétente pour examiner toutes les questions qui lui ont été soumises.

2. C’est également la première fois que le Président de l’OEB fait usage du pouvoir que lui confère l’article 112(1)b) CBE de soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. Toutefois, vu le nombre croissant de décisions des chambres de recours rendues chaque année, il est probable que le Président fera de plus en plus usage de ce pouvoir afin d’assurer une application uniforme du droit, les chambres de recours étant de plus en plus nombreuses. Dans ce contexte, il est à l’évidence souhaitable, chaque fois qu’une chambre de recours sait que la décision qu’elle va rendre sur un recours implique, sur une importante question de fond, une interprétation du droit différente de celle adoptée dans une décision rendue antérieurement par une autre chambre, qu’elle le signale dans sa décision comme il convient, vu les circonstances de l’espèce, en indiquant pour quels motifs elle a retenu une interprétation différente, ceci afin que le Président puisse agir en conséquence.

3. Sur le fond de la question soumise à la Grande Chambre, il convient de noter à titre de remarque générale que les problèmes soulevés sont dus essentiellement au fait qu’aussi bien sous le régime du PCT que sous celui de la CBE, la recherche et l’examen (quant au fond) s’effectuent à des étapes différentes et sont exécutées par des examinateurs différents. Cette séparation des procédures de recherche et d’examen entraîne inévitablement un certain chevauchement en raison du lien fonctionnel existant entre la recherche et l’examen. Ainsi, bien que la recherche ait en principe pour seul but la détermination de l’état de la technique pertinent et l’établissement d’un rapport à ce sujet, pour permettre finalement l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive par l’administration chargée de l’examen (c’est-à-dire, selon le cas, soit l’IPEA (Administration chargée de l’examen préliminaire international) et/ou l’office désigné en vertu du PCT, soit la division d’examen prévue par la CBE), il est évident que l’examinateur de la recherche a besoin de formuler un avis provisoire sur ces questions pour pouvoir effectuer une recherche efficace. Sinon, il aurait du mal à apprécier la pertinence des documents de l’état de la technique et à établir le rapport de recherche en conséquence. Ce chevauchement est inhérent aux systèmes institués par le PCT et la CBE et n’a pas d’équivalent dans les systèmes mis en place par la plupart des législations nationales sur les brevets, dans lesquels la recherche et l’examen sont exécutés conjointement, normalement par le même examinateur, et où par conséquent les taxes de recherche ne sont pas distinctes des taxes d’examen, comme le prévoient le PCT et la CBE.

4. L’exigence d’unité de l’invention prescrite par le PCT (cf. point III ci-dessus) vaut aussi bien pour la procédure devant l’ISA que pour la procédure devant l’IPEA (cf. respectivement les articles 17.3)a) et 34.3)a) PCT), comme le veut la séparation des procédures de recherche et d’examen mentionnée plus haut ; cette exigence est la traduction du principe selon lequel les taxes normales de recherche et d’examen ne valent que pour une seule invention (ou un seul concept inventif général), comme exposé au point III ci-dessus. De l’avis de la Grande Chambre, on peut en conclure que l’ISA et l’IPEA doivent en principe apprécier selon les mêmes critères objectifs s’il est satisfait à l’exigence d’unité de l’invention prescrite par le PCT. En conséquence, la Grande Chambre ne saurait souscrire à l’avis de la chambre 3.3.1 qui avait estimé dans la décision W 03/88 que, contrairement à l’IPEA, l’ISA doit, aux fins de l’examen de l’unité de l’invention, se limiter au concept général de l’invention, telle qu’elle est revendiquée subjectivement par le déposant (cf. point VI ci-dessus). Selon la Grande Chambre, la chambre s’est fondée ce faisant sur une conception trop étroite de la mission et des compétences de l’ISA au titre du PCT, sans tenir compte du lien fonctionnel existant entre la recherche et l’examen, comme il a été expliqué au point 3 ci-dessus.

5. Ainsi qu’il ressort du point IV ci-dessus, les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT font explicitement référence à l’examen “a posteriori” de l’unité de l’invention par l’ISA, c’est-à-dire après qu’il a été apprécié si les revendications sont nouvelles et impliquent une activité inventive par rapport à l’état de la technique. Si l’on compare ces Directives avec les Directives correspondantes de l’OEB, ce qui est particulièrement intéressant dans ce contexte en raison de la similitude des dispositions du PCT et de la CBE relatives à la séparation des procédures de recherche et d’examen, on constate que la CBE elle aussi prévoit explicitement que l’examen de l’unité de l’invention par les divisions de recherche peut être effectué “a posteriori” (partie B, chapitre VII, point 5 ; cf. règle 46 CBE). De l’avis de la Grande Chambre, cela tient à la construction particulière des systèmes institués par le PCT et la CBE, comme indiqué aux points 3 et 4 ci-dessus. En conséquence, les Directives doivent être considérées sur ce point comme étant en accord avec le PCT et la CBE. On notera également que les Directives selon le PCT se fondent sur l’article 56 PCT qui traite des tâches du Comité de coopération technique (voir notamment l’article 56.3) ii) PCT et la mention qui y est faite de la nécessité d’uniformiser entre autres les méthodes de travail).

6. Ainsi qu’il a également été rappelé ci-dessus au point IV, en vertu de l’article 2 de l’accord, l’OEB se conforme aux Directives selon le PCT pour procéder à la recherche internationale. Dans la décision W 12/89, la chambre 3.3.1 s’est demandée si cet accord a un effet obligatoire envers l’OEB agissant en qualité d’ISA, ainsi qu’envers les chambres de recours de l’OEB (cf. ci-dessus, point IX). L’accord est dûment fondé sur l’article 154 CBE et l’article 16 PCT, et il lie par conséquent l’OEB ainsi que les chambres de recours, lorsque celles-ci exercent au titre du PCT les fonctions spéciales visées à l’article 154(3) CBE. Dans la mesure où la question soumise à la Grande Chambre par la chambre 3.3.1 pourrait se rapporter à l’obligation pour l’ISA de se conformer, en vertu de l’accord, aux Directives selon le PCT lorsqu’il s’agit d’examiner l’unité de l’invention, l’idée étant qu’en cas de conflit entre les Directives et le PCT lui-même, c’est le PCT qui prévaudrait, comme ayant une autorité supérieure, la Grande Chambre estime, ainsi qu’il ressort du point 5 ci-dessus, que les Directives sont en accord sur ce point avec le PCT. En conséquence, cette obligation vaut également pour l’OEB, en ce sens qu’il doit à cet égard appliquer par principe les Directives selon le PCT. Cette application des Directives laisse dans chaque cas une large part à l’exercice du pouvoir d’appréciation.

7. Il découle des considérations qui précèdent que l’OEB agissant en qualité d’ISA peut, en vertu de l’article 17.3)a) PCT, inviter le déposant à payer une taxe additionnelle de recherche lorsqu’il considère “a posteriori” que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention.

8. Dans la décision W 12/89, la chambre 3.3.1 a soumis deux autres questions à la Grande Chambre : l’administration chargée de la recherche internationale est-elle compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l’angle de la nouveauté ou de l’activité inventive lorsqu’elle détermine, en vertu de l’article 17.3)a) PCT, si la demande satisfait à l’exigence d’unité de l’invention énoncée à la règle 13.1 PCT, et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances est-elle tenue de procéder à un tel examen quant au fond ? (cf. point IX supra).

8.1. Dans leur acception habituelle, les termes “examen” ou “examen quant au fond” désignent les activités qu’exercent les administrations chargées de statuer sur la brevetabilité, telles que celles exercées par les divisions d’examen de l’OEB ou, dans le cas du PCT, les activités exercées par l’IPEA et/ou l’office désigné. A l’évidence, une ISA n’est pas compétente pour exercer de telles activités. Comme indiqué ci-dessus au point 3, l’avis que peut formuler l’ISA au sujet de la nouveauté et de l’activité inventive, afin d’effectuer une recherche efficace, ne saurait être qu’un avis provisoire, qui ne lie en aucune manière les administrations visées plus haut. Ce principe vaut également lorsqu’une ISA considère “a posteriori” qu’une demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention énoncée à la règle 13.1 PCT. Cette considération a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l’article 17 et à la règle 40 PCT et ne constitue donc pas un “examen quant au fond” au sens habituel de ce terme.

8.2. On peut encore ajouter que lorsqu’elle examine l’unité de l’invention, l’ISA devrait bien entendu toujours s’efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en vertu de l’article 17.3)a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la situation est parfaitement claire. En particulier, étant donné que selon le PCT, l’unité de l’invention est examinée sans que le déposant puisse présenter d’observations, l’ISA devrait faire preuve de prudence lorsqu’elle apprécie la nouveauté et l’activité inventive, et dans des cas limites, s’abstenir plutôt de considérer qu’une demande ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention au motif qu’elle n’est pas nouvelle et n’implique pas d’activité inventive.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la Grande Chambre, en réponse à la question posée par le Président de l’OEB dans sa lettre en date du 3 août 1989, conclut que :

L’OEB agissant en qualité d’ISA peut, en application de l’article 17.3)a) PCT, exiger le paiement d’une taxe de recherche additionnelle lorsque la demande internationale est considérée “a posteriori” comme ne satisfaisant pas à l’exigence d’unité de l’invention.